例如,涉及到氩气和氦气的专利申请,根据两者均不具有化学活性的共同特点,可以将其概括成惰性气体,也可以进一步概括成气体;也可能根据两者的气味特点概括成无臭气体;还可能根据它们在水中的溶解能力概括成难溶气体 。
(2)广义概括的超范围判断
如前所述,广义概括涉及发明创造的技术内容和技术方案之间的联系,其实质是必要技术特征的重新组合 。
对于这样的修改方式,一方面,如果要求概括得到的技术方案必须作为一个整体明确记载在原申请文件中,是不合理的 。因为申请人在申请日之前通常无法预料在审查过程中将要进行何种修改,从而不大可能预先将所有的修改方案都明确记载在专利申请文件中 。另一方面,也不能要求必须将实施例中的全部内容都写入权利要求中 。因为实施例是对实现发明或实用新型的优选方式的详细说明,其中还包括大量对所要解决的技术问题而言并非必不可少的技术特征,如果要求把这些非必要技术特征也一并写入权利要求中,会过度限制申请人的权利范围,也是不合理的 。
因此,广义概括是申请人基于原申请记载的信息对原权利要求的技术方案进行修改的合理方向,应当给予正确的引导和规范,而不应简单地一概予以禁止 。
实践中,常有因修改后的权利要求扩大了保护范围而不予认可的情况,这是不恰当的 。《专利法》第三十三条之“权利要求记载的范围”与《专利法》第五十九条之“(权利要求的)保护范围”具有不同的含义 。前者是指权利要求书通过其文字已经记载的内容设定保护范围,故记载的技术特征越多,其记载的范围就越大 。后者正好相反,权利要求中记载的技术特征越多,其保护范围就越小 。显然,在判断修改(尤其是广义概括)是否超范围时,不能以权利要求的保护范围为准 。
笔者认为,对于广义概括得到的技术方案是否超范围的判断,应该着重于:广义概括之后的技术方案所反映的主题是否在原申请记载的范围之内,原申请文件是否记载了该技术方案中全部必要技术特征之间的组合关系 。
当改变和/或删除了权利要求中的技术特征,使得该技术方案相对于原申请记载的信息构成广义概括时,具体的判断方法如下:
a)首先判断所述广义概括是否导致了申请主题的变化;
b)如果申请主题没有改变,则判断概括得到的技术方案中各个技术特征的组合关系是否在原申请文件存在明示或暗示,如果存在这种组合关系,则所述概括是允许的,反之则超出了原申请记载的范围;
c)如果申请主题发生了改变,将变化后的主题内容与原申请文件记载的范围相比较,如果能够确定原申请文件所记载的范围中包含了修改后的专利申请主题,并且原申请明示或暗示了该新主题内的技术特征组合关系,则这种修改是允许的,反之则超出了原申请记载的范围;
d)对于新主题范围内再次进行的修改,参照上述步骤b进行判断 。
由此,对在原申请主题范围内进行的修改持较为宽松的态度,只要本领域技术人员能够确定原申请文件存在修改后技术方案中各个技术特征的组合关系,就可以允许;对于改变了申请主题的修改则较为谨慎,需要确定原申请是否明确记载了修改后的主题及其中的技术特征组合关系 。
这样,申请人在原申请已明确的主题范围内有一定的修改空间,以获得与其技术贡献相称的独占权利;又避免了申请人利用修改增加原申请中难以确定的新主题或新组合关系,使得阅读了该申请(主要是公开文本)的社会公众由于缺乏稳定的预期,而对该新主题或新组合关系的权利主张猝不及防,影响对已公开技术的合理改进和利用 。
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