当一项发明创造在国内已经提交过专利申请,如果需要再向其他国家提交专利申请,则建议从以下几个角度综合考虑采用何种途径更合适 。
其一,考虑该项发明创造希望获得专利保护的类型 。就我国专利法对发明创造的定义而言,发明创造分为发明、实用新型和外观设计 。巴黎公约对于这3种保护类型都适用,但是,PCT不适用于外观设计,因此,如果一项发明创造希望获得专利保护的类型是外观设计,那么,只能通过巴黎公约途径向其他国家提交专利申请,如果一项发明创造希望获得专利保护的类型是发明或实用新型,那么,两种途径均可选择 。
其二,考虑希望获得专利保护的国家(以下简称目标国)数目以及当前申请人的资金状况 。
由于通过巴黎公约途径,需要在12个月内完成向各个目标国提交专利申请以及翻译等工作,相应地,也要缴纳(A)、(B) 。(c)3个步骤所产生的全部费用 。根据前面介绍可知,(c)步骤所产生的费用相对其他步骤而言是巨大的,如果目标国家数目较多,(c)步骤所产生的费用将更加庞大 。例如,目标国为7个,那么,(c)步骤所产生的费用大约合计30多万元人民币 。由此可知,当目标国数目较多时,申请人需要在短时间(12个月)内支付相当多的费用 。
而通过PCT途径,在临近30个月的时候才需要支付(c)步骤所产生的费用,在12个月内只需支付(A)和(B)2个步骤所产生的费用 。
由此可见,对于目标国数目较多、申请人当前资金又不十分充足的情况,选择PCT途径更适合一些 。另外,采用PCT途径(c)步骤费用的支付时间可以推迟到30个月左右,而非巴黎公约规定的12月,而推迟支付的(c)步骤费用在推迟的这段时间内为申请人所带来的利息已经相当于(B)步骤的费用了,因此,表面上看来,PCT途径比巴黎公约途径多支付的(B)步骤费用,如果考虑(c)步骤利息的话,实质上并不是多支付的 。
其三,考虑发明创造本身的价值以及希望获得外国专利保护的时间紧迫性 。
由于通过巴黎公约途径,专利申请在12个月之内就进入了目标国的国家阶段审查,因此,相对于PCT大约30个月进入目标国而言,专利申请接受实质性审查以及获得授权的时间通常会更早 。因此,如果希望某项发明创造及早进入国际市场,并且申请人对该项发明创造的价值比较有把握,则适宜通过巴黎公约途径直接向目标国提交专利申请 。
相反,如果申请人对自身发明创造的价值把握不大,而且,该项发明创造涉及的产品并不急于进入国际市场,那么,就适宜通过PCT途径向目标国提交专利申请 。因为通过PCT途径,在真正进人目标国的国家阶段之前,可以根据(B)步骤所述的国际阶段中的国际检索以及国际初审对专利申请的创造性有更进一步的了解,然后,再决定是否操作(c)步骤 。
一方面,申请人可以根据国际检索报告和国际初审报告的内容,判断是否有必要再进入国家阶段 。如果申请人以及代理人根据国际检索报告或国际初审报告给出的意见以及检索到的对比文献,判断该国际申请确实不具有创造性,认为即使将该专利申请进人目标国的国家阶段,也很难被授权,那么,申请人就可以不办理后续进入国家阶段的各种手续,由此在一定程度上避免了(c)步骤不必要的浪费 。
另一方面,申请人(或代理人)可以根据国际检索报告和国际初审报告对提交的国际申请文件进行修改 。由于在国际阶段对申请文件进行修改通过国内代理机构即可,而进入目标国的国家阶段后则需要通过目标国的代理机构进行修改 。就目前而言,国内代理机构的收费标准远远低于国外代理机构的收费标准,因此,通过在国际阶段对申请文件做修改比进入国家阶段后再做修改在费用和精力上都划算得多 。
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